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对软件类专利的侵权判定和举证责任的一点个人总结

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楼主
wudawei 发表于 2014-12-31 02:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
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有人提问“请教关于算法类专利的问题,怎么判定侵权?”

我们公司很多研发投入在图像处理底层的算法上。这类算法申请专利现在看来没什么问题,也有一套比较固定的写法。但是我一直对判定侵权这块有疑问,因为说实话按中国的司法程序举证很困难。所以这类专利感觉很鸡肋,不申请可惜,申请了公开了反倒受不到保护更可惜。

各位有没有碰到这种情况,有什么好建议?另外不知道美国的专利诉讼制度是什么样的,google,microsoft这些公司告来告去那么多算法专利他们是怎么举证的?



这是我的回答。现转帖到自己的日志里,方便自己以后整理回顾。
我之前也写过不少软件方面的专利申请,所以对此也是略有了解,但是依然对诉讼效果心中把握不大,所以也藉此机会希望能引起更多人的讨论。需要说明的是,目前国内似乎还没有什么相关的案例可以参考,也就只能纸上谈兵的理论一番。且本人尚未真实操作过诉讼案例,所以一下所说的各位姑且看之,做不得真数。
我发现论坛里问的各种问题往往是标题和内容有所不同,需要重新厘定一下所要讨论的范围和内容。所以在这里想先确定一下LZ的问题。就本帖而言,LZ一共提出了3个问题:

1,如何判定是否侵权

2,由谁承担举证责任

3,国外尤其是美国的相关实际案例的具体情况

因为之前偶有接触到的美国软件专利方面的案例多是新闻稿,没有太涉及到具体的信息,所以第三个问题我也不是很了解。在这里期待其它了解情况的同仁能告知一二。
现在就第一和第二两个问题分别分析一二,如有不对之处还请多多指教。


问题一,如何判定是否侵权

判定是否侵权就是判定被控侵权产品或方法是否落入了涉案专利的保护范围之内。而这个和其他的专利是没有大的区别的,包括有以下3个步骤:


首先是界定涉案专利的保护范围。而在专利法中,有关保护范围的法条只有专利法第59条:发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准。所以说算法类专利和任何其他的专利都一样,专利的权利要求书是我们确定专利权保护范围的唯一依据。为了方便讨论,在这里以审查指南(2006版本)第二部分第九章第5.2节中的“对CRT屏幕上的字符进行游标控制”的发明申请为例进行简单的说明。在该申请的权利要求书中前序部分共包括4个步骤(技术特征),而在特征部分进一步包括3个步骤(技术特征)。其中,特征部分的第二个步骤下面又有3个并列的变换方法(技术特征)。

其次是确定被控侵权产品/方法的相应技术特征。即,根据权利要求所记载的必要技术特征,对被控侵权产品/方法的技术特征进行对应的分解。在所讨论的案例中,被控侵权的“CRT屏幕上的字符进行游标控制”方法将被根据上述7个步骤进行分解。

再次是将权利要求所记载的必要技术特征与被控侵权产品/方法的特征进行一一对应的比较。在所讨论的案例中,如果被控侵权的方法具有所有的技术特征则判定为侵犯了专利权。



问题二,由谁承担举证责任

根据专利法第57.2条:“专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的,制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。”

在这里规定了举证责任。只有“新产品”的制造方法才由被告承担举证责任,即举证倒置。否则按照“谁主张,谁举证”的原则由原告,即专利权人,来承担举证责任。当然在诉讼进行过程中,举证责任会发生转移。这不在本文讨论范围内,也就按下不表了。

而新产品制造方法举证责任倒置也是有条件的。对于这点在 《方法专利侵权举证责任的几个问题》 一文中有详细的说明。

作为专利权人的原告必须首先证明:

1.原告是专利权人或者利害关系人;

2.原告有一项产品制造方法的有效发明专利;

3.该方法专利使用的结果是产生一项新产品;

4.被告制造了与其方法专利制造出的新产品相同的产品。

原告只有在完成了上述举证的情况下,证明未经原告许可而制造出的新产品不是依原告方法专利所制造出来的举证责任,才由被指控侵权的被告承担。这就是说,举证责任的倒置仅针对原告无法举证的、被告使用的制造方法而言,并非一切诉讼证据。


在这里需要特别需要讨论的一点就是算法/软件类的方法算不算“制造方法”?虽然所有的这类方法都可以看做是“使用方法”,不过我觉得应该很多情况下应该也可以算作“制造方法”。以之前举的“对CRT屏幕上的字符进行游标控制”的例子为例。其实质是每次使用该方法都得到一个所要的产品(即,游标控制的结果)。就这点我也拿捏不准。还请各位多多指教。(注1)



此外关于新产品的标准及举证在  《方法专利侵权举证责任的几个问题》中也有很详细的说明。

根据新专利法的规定,新产品的制造方法专利侵权,实行举证责任倒置。那么,什么是“新产品”,应当由谁举证证明是否“新产品”呢?新产品是指与市场已有销售的产品不同的产品。人民法院或者专利管理机关在处理侵权案件时可以自行作出解释。据一般理解,判别是否“新”产品的标准应当不是本法授予专利权时所要求的“新颖性”标准。只要某种产品在专利申请日前是本国市场上所从未见过的,就可以认为是新产品。确认是否新产品,对专利权人的举证不宜太苛刻,原告人只要在专利文件中提到是一种新产品的制造方法,或者在诉讼时称是一种在申请专利前市场上未曾见过的新产品即可,如果偏让原告证明没有的东西,原告是无法举证证明的,至多只能证明一种新产品是何时上市的。


综上所述:

第一、算法/软件类的专利对侵权的判定和其他的专利原则上没有很大的区别。具体而言则因各个专利的写法和内容不同而有很大的不同。所以需要具体情况具体分析。


第二、算法/软件类的专利的举证责任原则上也应该和其他专利一样。只是在“制造方法”的判定上,个人有点不同的看法。也不知道能不能被法院采纳。


第三、这样的专利个人认为不可以简单的说成是鸡肋。否则如华为这样的公司为什么会投入如此多的资金和人力在这方面呢。看这段时间华为和中兴的专利诉讼就可以看的出来,如果没有足够的专利的话,就是想告也无从告起。


第四、申请的策略很重要。不是所有的技术都适合用专利来保护的,有的更适合用商业秘密来进行保护。不过这不在本文的讨论范围之内,所以也就不深入讨论了。这里就简单的说几句:对于市场领先者来说,针对非核心产品领域,主要是注意保护自己相关联的核心市场。例如,公开一些可能被用于竞争对手可能用来要挟自己的技术。针对核心或者市场价值最大的产品领域,尽量用一簇专利形成一个标准。此时,会将一些难以绕开的技术作为专利申请,而一些研发难度特别大的,则作为商业秘密进行保护。并且在成簇专利中往往会加入一些难以取证的专利(这里使用一个叫Burden of Proof的指标),从而与其他专利构成一个完整的栅栏。(这里并非全部自己的观点,有结合了其他一些回复的内容。)


参考及引用说明:本帖内容有不少地方参考和引用了下面的文章:《发明专利和实用新型专利侵权的判定方法》及 《方法专利侵权举证责任的几个问题》 (作者:程永顺)


注释:

1、关于这点现在想想,这样的论点是肯定没有办法获得法院的支持的。当时主要是出于对软件类专利取证困难而考虑的一种变通方式。后来一想如果这样的口子一开保不准以后会有什么样的幺蛾子出来呢。所以还是尽量严格遵守的好。只是软件类产品举证困难的问题依然未能寻得答案。近日从朋友处获知最新的一件案例“Skype涉嫌侵犯数据技术专利在美欧遭到起诉”再加上之前看到传言说苹果将为每台iphone支付给诺基亚11.2美元的专利费用。就很好奇在这些官司中是如何取证和确定侵权的。

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沙发
manageIP 发表于 2019-9-15 17:58 | 只看该作者
芯片集成电路、软件、FPGA、固件具有特殊性,无法通过其外观或外在可见的结构组成知晓其内部实施的技术方案。只有得到该产品开发过程中以高级语言编写的程序设计文件,(对于软件和固件是由高级计算机软件语言编写的程序,对于芯片集成电路和FPGA是高级硬件描述语言编写的程序),才能够判定该产品是否侵犯某一件发明的专利权。我国现有的司法鉴定中心就是通过涉案产品以高级语言编写的程序代码与专利保护的技术方案之间的比对来作出是否侵权的司法鉴定结论。这一类产品侵权的证据存在于侵权企业本身的核心技术文档和商业秘密之中,而每一个程序员或研发人员都必须与雇主签订保密协议,不得向外界泄露其为企业编写的程序代码。
由此可知,处理这一类侵权案件最艰巨的任务就是如何取得证据,即侵权方的产品设计文件、用高级语言编写的程序。在国外也有人试图通过收买侵权方的程序员,通过黑客或者派人潜入办公室窃取其设计文件。但是,如果司法部门支持这种涉嫌违法犯罪的取证方式,则会为某些觊觎他人商业秘密/技术秘密的人从事商业间谍活动大开方便之门。以美国为代表的发达国家制定法律规定,专利权人必须为怀疑他人专利侵权向法院提供可信/合理基础(faith/reasonable basis),法官才能够立案并要求涉嫌侵权方交出其产品设计文件供司法鉴定机构进行侵权鉴定。在实际操作中,国外知识产权服务机构采用逆向工程方法寻找专利侵权的合理基础。如果软件或固件产品采用汇编语言编写的小程序,可以通过反汇编方式逆向工程(对于大中型程序,即便通过反汇编得到其对应的汇编语言代码,由于代码量太大、复杂度高,程序员也无法根据该汇编语言代码分析出程序的技术方案或程序中隐藏的技术方案);如果软件或固件产品采用以JVM和.NET为代表的程序编译和运行平台生成的公共中间语言代码或字节码,可以通过反编译方式逆向工程;其它类型的软件或固件产品以及芯片集成电路和FPGA(即多数情况下)只能通过黑匣子分析方式实施逆向工程。
美国某网站上一个帖子(http://www.ipwatchdog.com/2017/1 ... gineering/id=90439/)的跟帖(7楼)提到了某知识产权服务机构为客户逆向工程高通骁龙芯片,确认此芯片是否侵犯一项锁相环路(PLL)技术方案。虽然没有透露客户信息和芯片型号,但是此跟帖宣称该款骁龙芯片采用10纳米制程。高通的第一款10纳米制程骁龙芯片是骁龙835,后来的845也是10纳米制程,直到最近高通芯片的代工厂台积电才开发出更先进的7纳米制程。该黑匣子分析方式逆向工程项目耗时3个月,其内部估算成本为15万美元。该跟帖的发帖人声称已经从事逆向工程工作20年,且逆向工程仍然是取得技术方案被使用的证据(Evidence of Use)的最可靠途径。
由以上分析可知,在涉及芯片集成电路、软件、FPGA、固件的专利侵权诉讼中,寻找专利侵权可信/合理基础的诉前调查是整个侵权诉讼的起点和在技术上最大的难点。随着我国专利保护力度的增强,高新技术产业的发展,尤其是中兴事件过后掀起的核心技术投资热潮,关于芯片集成电路、软件、FPGA、固件的专利侵权诉讼将会成为专利保护的重点领域。另一方面,我国加强知识产权保护,实行严厉惩罚专利侵权的政策动向必然导致外企将专利大战的战场扩展到中国境内。
本人曾经两次采用黑匣子分析逆向工程方式解决技术方案被使用的证据(Evidence of Use)和BUG精确定位问题。
本人在加拿大读研期间以黑匣子分析逆向工程方式发现并准确定位NovAtel一款产品的重要BUG,籍此进入全球领先卫星导航产品供应商NovAtel北美总部(即卡尔加里办公室)参与研发高精度定位产品。这是我导师授课的一门研究生课程的课程设计,原本目的是考察NovAtel研发的GPS新信号(L5)接收机工程样机的抗多径干扰能力。由于当时GPS卫星还不能发射L5信号,于是我们购入了Spirent首款L5信号源来为试验提供实际射频信号,在多径试验中发现了异常结果。无论Spirent的L5信号源还是NovAtel的L5接收机工程样机均为新产品,两者都可能存在未发现并解决的BUG。企业不可能向我们学校开放L5信号源或接收机的内部设计文档、程序源代码等技术资料,即L5信号源和接收机对于我而言都是黑匣子。又由于没有GPS卫星L5信号、其它公司的L5信号源或者L5接收机作为对照,我不得不根据自己掌握的卫星导航理论精心设计测试方案,对测试得到的数据进行黑匣子分析来探寻BUG的来源。分析前一轮测试所取得的数据,得出基本的判断,在此基础上设计下一轮测试的方案,再次测试并分析,一轮一轮层层推进。通过黑匣子分析,我首先确认了BUG来自NovAtel研发的L5接收机,然后进一步准确定位了该BUG是接收机数字通道部分下属捕获模块的设计缺陷,即信号捕获模块没有对整个扩频码执行码域全局搜索。
我的导师Gerard Lachapelle教授和其夫人Elizabeth Cannon教授(现任校长)都是卫星导航界的国际学术权威,美国导航学会(ION)院士和开普勒奖(Kepler Award)得主,导师夫妇也都是加拿大皇家院(即科学院)院士兼工程院院士。开普勒奖是国际卫星导航界的最高大奖,终生成就奖。导师在退休前也是卫星导航界最顶级学术期刊IEEE(美国电子电气工程师学会)AES(宇航电子系统)副主编。导师历来对学生的研究工作要求极高,因此才会在GPS新信号(L5)接收机工程样机的抗多径干扰能力考察项目出现异常情况后给我布置了一个对当时的我而言几乎不可能完成的任务,逆向工程Spirent的L5信号源和NovAtel的L5接收机工程样机两个黑匣子,以确定BUG的来源。
本人在NovAtel中国唯一战略合作伙伴北斗星通导航技术股份有限公司参与北斗星通/和芯星通星云SOC芯片(Nebulas)和板卡的开发期间,以本人在被美国导航学会(ION)学术会议PNT 2013录用并安排宣读的论文中对算法的理论研究成果(即数学分析)和计算机仿真结果为基础(计算机仿真结果验证了数学分析的正确性和有效性),有目的有针对性地设计测试方案,并从测试取得的数据中寻找由数学分析得到并经计算机仿真确认的算法特征,再次以黑匣子分析逆向工程方式完成星云SOC芯片总设计师亲自交予的确定行业龙头美国天宝(Trimble)公司某款产品是否使用了某种标准算法的任务。
华为等一流科技公司拥有大量标准必要专利(比如被纳入移动通信4G/5G标准的专利),类似于新产品专利,美国法律对于标准必要专利也实行举证责任倒置的制度。对于我国大多数企业而言,其专利不属于标准必要专利,故而有必要在我国引入由权利人向法院提供怀疑第三人侵犯其专利技术的可信/合理基础的法律制度。
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